浅谈专利代理机构科创服务能力的培养

2020-05-22裴金华下载文件:暂时没有下载文件
 

随着中芯国际准备到科创板上市的消息传出,科创的热度俨然超过了创业板,然而科创板天生就热衷于科技领先的企业,其核心是鼓励和支持具有科创属性的企业上市融资。知识产权代理机构尤其是专利代理机构应当承担起服务科创性企业知识产权法律需求的重任,故笔者在此就企业的科创属性要求以及如何提升专利代理机构服务科创企业能力两个方面进行一下探讨。

一、什么是科创属性?


证券监督管理委员会在2020年3月20日发布的第21号公告《科创属性评价指引(试行)》中规定了科创板定位的相关行业领域中,同时符合下列3 项指标的企业可以支持和鼓励科创板上市:

(1)最近三年研发投入占营业收入比例5%以上,或最近三年研发投入金额累计在6000 万元以上;

(2)形成主营业务收入的发明专利5项以上;

(3)最近三年营业收入复合增长率达到20%,或最近一年营业收入金额达到3亿元。

同时还规定,虽未达到前述指标,但符合下列情形之一的企业也可支持:

(1)发行人拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义;

(2)发行人作为主要参与单位或者发行人的核心技术人员作为主要参与人员,获得国家科技进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖,并将相关技术运用于公司主营业务;

(3)发行人独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的“国家重大科技专项”项目;

(4)发行人依靠核心技术形成的主要产品(服务),属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等,并实现了进口替代;

(5)形成核心技术和主营业务收入的发明专利(含国防专利)合计50项以上。

分析上述两点,可以发现其重点略有不同

三项常规指标规定的是:研发+专利+营收三者缺一不可,这是因为这三者是相互紧密联系而不可分割的,即企业必须是有大量的研发投入,而后由这些研发投入产生了一定数量的具有垄断的发明专利权,最后已经利用这些垄断的发明专利权实现了足够的营业收入。

五项例外指标规定的是:核心技术国际领先、获得国家奖、重大科技专项、替代进口、50项以上发明专利五者任选其一。这是因为,五项指标之一如果满足,足以说明企业具有高端的“硬科技”。

对比以上两点可知,常规指标强调的是企业科技创新实力的系统性,落脚点是公司已经落地并且长期稳定的营收预期;而例外指标则突出企业“硬科技”,推从的是企业科技的领先性,对是否具有系统性的要求则弱化了。

而在2020年3月3日发布的《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》中要求保荐机构重点推荐新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域这六大领域的科技创新企业。

笔者认为,从这两个指引中可知,所谓科创属性指的是在国家鼓励的高新技术领域内的企业要么具备系统的研发能力并依靠该研发先进成果形成营收,要么拥有足够的“硬科技”且未来具备良好的科技转化为市场的潜力。

从知识产权从业者的角度,笔者尤为关注常规指标中的(2)形成主营业务收入的发明专利5 项以上;以及例外指标中的(5)形成核心技术和主营业务收入的发明专利(含国防专利)合计50 项以上。

所谓5项发明或者50项发明,仅仅是数量上的门槛要求,实际上要达到证监会的鼓励和支持的条件,还必须满足实质性的科创属性要求。笔者查看了上交所对科创版的问询,发现还有如下实质条件需要满足:

(1)主营业务相关的发明专利必须是和主营业务收入的产品或者服务对应的,这种对应要求产品或者服务落入发明专利的权利要求保护范围内;

(2)核心技术相关的发明专利必须是增强公司竞争力的上下游产业领先技术或者下一代储备技术;

(3)发明专利的来源必须清楚,要能确保独占而不受任何第三方权利或者利益的诉求;

(4)发明专利必须能够确保形成足够的法律壁垒,能够阻碍第三方的产品和服务跟随;

(5)发明专利必须能够保障主体营收能够独立自主,不受任何第三方知识产权的威胁;

(6)发明专利与主营业务收入之间存在内在的因果关系,尤其是主营业务收入需要是利用了发明专利而获得的。 

显然,这对专利代理机构提出了新要求也给与了新的发展机会。

二、专利代理机构应当如何帮助企业提升自己的科创属性?


科创属性既是科创板上市支持鼓励的条件,更是未来我国企业实现转型、升级和科技引领的必然选择,因此不能仅在表面做工作,而应该在公司的战略规划和具体管理手段两个层次上同时发力。笔者认为,专利代理机构应当着重帮助企业在管理战略层次和具体执行层次进行顾问和代理。

在公司的管理战略上:


(一)制定合适企业和行业的研发战略 

研发是科创的核心和基础,企业必须选择适合自身的研发战略,有定位、有人才、有方法、有投入、有计划、有步骤地建立资深的高效研发体系,自始至终高度重视研发,建立长期和短期的研发战略。

(二)实施用于市场竞争的知识产权管理战略

研发的结果是知识产权,要将研发成果利用好,必须建立能够实战的知识产权管理战略。所谓实战的知识管理战略,就是要将知识产权作为企业竞争的核心资源和手段,要立足于本企业的实际情况,系统地不断提升企业在知识产权的获得、管理、运营和保护的综合能力,熟练掌握国际、国内的知识产权运用策略和手段,通过知识产权有效地提升企业价值,建立本行业的知识产权竞争壁垒,降低本企业的知识产权侵权风险。

在具体的执行上:


(1)聘用总体IP顾问


鉴于科创属性对企业的知识产权规划和运用能力要求是实质性的,而知识产权管理工作又具有高度的专业性和复杂性,例如科创属性对发明专利的数量要求多、对专利与主营业务的匹配性要求高,而发明专利本身审查周期长、目前授权率逐渐下降,加之要形成系统的专利壁垒和确保核心技术免受专利攻击的实施自由,故聘请专业资深的知识产权顾问尤为必要。由机构的专家团队深度参与企业知识产权管理,在核心知识产权的数量、类型和获得时间上进行布局,在知识产权稳定性、经营中的知识产权风险、竞争中知识产权体现的优势等方面进行尽职调查并出具法律意见,并建立起一整套完整、可行、持续的知识产权管理体系,不仅满足科创板上市的要求,也可为上市后的可持续发展助力。

(2)实施专利导航


专利导航是科技型企业了解自身技术研发定位和行业研发动态、技术壁垒现状的最有效的手段。企业有必要在研发前、研发中和上市前进行现有技术检索以及防侵权检索,通过现有技术检索和防侵权检索能够检索出他人研发情况而避免重复研发,还能发现当前产品或者规划产品是否会落入他人专利保护范围。企业可参照这些检索结果调整研发方向、借鉴技术手段,并针对这些风险专利进行无效分析、规避设计和专利布局等来消除或者降低产品侵犯他人专利的风险,也为未来专利诉讼或者交叉许可做好准备。有条件的企业还可以对行业专利进行持续地监控和分析,深入全面了解对手,实时掌握行业技术发展的动态趋势。

(3)建立能够实战的IP管理体系


摈弃以往知识产权仅仅是门面、荣誉的错误理念,树立知识产权是企业核心资源、重要竞争手段和发展根本要素的新观念,并据此打造企业的IP管理体系。

建立实战的知识产权管理体系、培养全员正确的知识产权意识非朝夕之功,各种知识产权的获权也需要经历一段时间周期,因此,科创板企业应当尽早地着手建立内部知识产权制度和管理体系。

在知识产权的获得上,起初就要注重各种知识产权例如商标、域名、版权、专利、商业秘密等全方位的挖掘和布局,不仅在数量取得领先,更加要关注各种知识产权之间的协同保护和在企业未来市场竞争中的实战价值。另外,还需要分清企业的核心知识产权要素,在企业内部明确这些IP的类型、数量、质量和具体价值。特别地,针对科创板上市鼓励和支持的要求,企业应当尽早在专利的来源、与主营业务关系、建立专利壁垒、降低未来知识产权侵权风险、实现整体的知识产权竞争优势上进行知识产权获得的全面有效布局,布局时务必考虑知识产权的种类、地域、数量、获得时间和用途。

在知识产权管理上,需要建立详细的知识产权来源、管理流程和消亡档案。对每项知识产权的全生命周期进行管理,有助于更好地利用和处分企业知识产权,有助于后期满足上市企业信息披露的要求。知识产权工作往往涉及多个部门,例如,品牌部门规划需要商标部门的配合和执行,专利则来源于技术研发部门,因此,在知识产权管理中需要通过规范流程来开展工作,以对知识产权进行有效的区分和管理。以专利为例,需要由产品、技术部门等共同协助对专利的申请必要性、技术先进性、战略重要性、实施可能性等进行分级,通过未来竞争用途的判断,对专利进行各维度标注以便指导该专利后续的挖掘、布局和运用。还要在各个企业部门和环节在日常运营中加强管理,降低企业的知识产权外部风险。

在知识产权运用上,要充分利用已有的知识产权资源,基于既有战略和企业的市场竞争需要,通过各种商业、法律等综合手段的运用,实现企业长久的竞争优势。当前,熟练掌握知识产权运用的规则、手段和方法的人才并不多见,需要企业花大力气解决这一问题。知识产权的获得和管理是运用的前提,而高效的研发体系则是高质量知识产权获得的前提,因此,企业应当避免被当前一些过热的知识产权运营误导,而是要基于自身知识产权数量、质量考虑知识产权的运用。

在知识产权保护上,应当摈弃以往情绪式维权和消极式维权两种极端的维权方式,建立系统的知识产权侵权预警机制、理清可以实现的维权目标、制定详细的维权步骤,并且要有明确的维权战略,灵活运用各种维权措施和手段,将知识产权在企业市场竞争中的作用最大化。

专利代理机构要满足科创企业的上述需求,必须要有大量懂法律、流程、技术和企业管理的高水平的专利代理师。现阶段,虽然大多数专利代理机构业务饱满,但服务类似科创型企业才是专利代理机构的历史使命,而多数代理机构目前尚不能满足这一能力要求,这提示专利代理要在大量的常规专利代理代理工作中不忘初心,发现技术和法律专业人才、锤炼综合知识产权规划人才、培养知识产权企业战略规划人才,服务科创型企业,为建设知识产权强国贡献应有的力量。

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